Regarding: Prejudiciële hofzaak

Keywords: merkenrecht; oneerlijke mededinging

Deadline: submit your brief by 12 mei 2016

Questions pending before the ECJ

– Question 1
– Question 2

Facts & Procedure

Onderwerp
Richtlijn 2008/95 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten

De drie verzoekers hebben een vordering tot staking ingesteld tegen verweerster Abadía Retuerta wegens inbreuk op verzoekers industriële eigendomsrechten en oneerlijke mededinging wegens oneigenlijk gebruik van het begrip domein in combinatie met het merkteken. Het merk ‘La Milla de Oro’ (klasse 33, wijnen) van verzoekers is op 23-04-2009 geregistreerd bij het SPA octrooibureau. Eerst op naam van eerste verzoeker, en op 26-11-2009 overgedragen aan medeverzoeker Cárdaba.
Verweerster stelt kwade trouw bij registratie van verzoekers aanvraag tot registratie van de merken ‘La Milla de Oro’, ‘Abadía de Retuerta’ en ‘Balneario Retuerta’. In reconventie eist zij nietigverklaring van de inschrijving van ‘La Milla de Oro’ omdat het om een herkomstaanduiding gaat, hetgeen in strijd is met de SPA merkenwet. Verzoekers tonen aan dat zij de inschrijving van ‘Abadía de Retuerta’ hebben ingetrokken en voor ‘Balneario Retuerta’ inschrijving in een andere klasse was gevraagd (44 = diensten van kuuroorden) maar dat inschrijving voor klassen 33 en 34 werd gegeven omdat niet was voldaan aan de inschrijvingseisen voor klasse 44. Het teken ‘La Milla de Oro’ hebben verzoekers ook gebruikt voor inschrijving in andere klassen, zoals 16 (publicaties), 39 (excursies), 43 (restauratie) enz. Verzoekers ontkennen kwade trouw bij aanvraag. De handelsrechter wijst op 29-07-2014 verzoekers vordering af en de vordering in reconventie toe. De inschrijving ‘La Milla de Oro’ wordt nietig verklaard wegens de herkomstaanduiding. Over de andere merken wordt geen uitspraak gedaan. Verzoekers gaan in beroep bij de verwijzende rechter.

De verwijzende SPA rechter (Provinciale Rb Burgos) stelt partijen voor de kwestie aan het HvJEU voor te leggen. Verzoekers menen dat het HvJEU al eisen heeft geformuleerd waaraan moet zijn voldaan om van een geografische aanduiding te spreken, hetgeen in casu niet het geval is. Verweerster vindt het stellen van vragen niet nodig omdat het HvJEU reeds heeft erkend dat voor de toepassing van artikel 3, lid 1, onder c), van richtlijn 2008/95 indirecte aanduidingen (zoals ‘Milla de Oro’) die, zonder dat er sprake is van een geografische aanduiding die rechtstreeks verwijst naar een plaats, in het hoofd van de consument tot een associatie leiden met een bepaalde plaats of bepaald geografisch gebied, kunnen worden aangemerkt als herkomstaanduidingen.
Voor de verwijzende rechter blijkt uit de stukken, websites van gemeenten en kranten duidelijk dat ‘Milla de Oro’ wordt gebruikt ter aanduiding van een gebied waar wijn wordt geproduceerd. Verzoekers stellen dat het om een fantasienaam gaat die ook gebruikt wordt om luxemerken aan te duiden (zoals een deel van een straat in Madrid waar dure winkels zitten). Gezien verweersters eis tot nietigverklaring op grond van herkomst (artikel 5, lid 1, onder c van RL 2008/95) ziet de rechter zich, gezien het verbod op ultra petita, genoodzaakt zich met betrekking tot de herkomstaanduiding tot het HvJEU te wenden. Hij legt daar de volgende vragen neer:
1. Omvat het verbod als bedoeld in artikel 3, lid 1, onder c), van richtlijn 2008/95 mede het gebruik van een teken dat verwijst naar het kenmerk van waren of diensten dat deze in overvloed op een en dezelfde plaats kunnen worden aangetroffen met een hoge waarde en kwaliteit?
2. Is een dergelijk teken aan te merken als een teken waarmee de plaats van herkomst wordt aangeduid, aangezien de concentratie van waren of diensten zich steeds voordoet op een bepaalde locatie?
Specifiek beleidsterrein: EZ en VenJ

More information can be found (in Dutch) in this PDF.

Leave Your Brief

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.