Regarding: Prejudiciële hofzaak

Keywords: merkenrecht; parallelimport; uitputting;

Deadline: submit your brief by 5 augustus 2016

Questions pending before the ECJ

– Question 1
– Question 2

Facts & Procedure

Onderwerp: – VWEU artikelen 34/36 (verbod invoerbeperkingen);

– richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (Pb L 299, blz. 25);

– richtlijn (EU) 2015/2436 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (Pb L 336, blz. 1).

Verzoekster is sinds 2008 in SPA exclusief licentiehoudster van (woord)merk Schweppes. De licentie is ingeschreven bij het SPA octrooi/merkenbureau (11-11-2013). De merken zijn eigendom van de Engelse onderneming Schweppes International Ltd (woordmerk sinds 1945, gecombineerd merk sinds eind 2009). De Japanse Suntory-groep heeft sinds 2009 de ‘Orangina Schweppes Group’ in handen. Aan het hoofd hiervan staat de NL BV Orangina Schweppes Holding. Zij oefent zeggenschap uit over de SPA SA en de VK Ltd via tussenliggende vennootschappen.

Verzoekster heeft op 29-05-2014 een vordering ingesteld tegen Red Paralela SL en Carbóniques Montaner SL wegens inbreuk op de merken waarvan zij exclusief licentiehoudster is. Genoemde ondernemingen zouden uit VK afkomstige flessen tonic voorzien van het merk ‘Schweppes’, opslaan en in de handel brengen. Het gaat volgens verzoekster om identieke waren en hetzelfde woordmerk voor het gebruik waarvan zij geen toestemming heeft verleend. Dit is verwarrend voor de consument. Zij stelt dat geen sprake is van uitputting van het recht: voor de eerste verhandeling binnen de EER (waartoe Coca Cola/Atlantic Industries, koper van het merk voor onder meer het VK van Cadbury Schweppes in 1999, in het VK is overgegaan) is geen toestemming gegeven. Verweersters stellen echter dat sprake is van stilzwijgende toestemming onder de voorwaarden die in de rechtspraak van het HvJEU zijn erkend (economische overeenkomsten die op één lijn kunnen worden gesteld met ‘toestemming’ – de gezamenlijke exploitatie van ‘Schweppes’ als universeel merk).

De verwijzende SPA rechter (HandelsRb Barcelona) schetst de geschiedenis van het merk ‘Schweppes’. Uit de aan hem overgelegde stukken blijkt de verknochtheid van de (hoofd)ondernemingen en ook op de website, onder verantwoordelijkheid van Schweppes International Ltd, waaraan het merk in SPA toebehoort, wordt verwezen naar de Britse oorsprong van het merk en staan links naar andere websites waar zij het merk niet in handen heeft. Beide eigenaren hebben woordmerken in de EER laten inschrijven zonder dat de andere partij daartegen oppositie heeft gevoerd. De intense onderlinge contacten blijken bijvoorbeeld uit de situatie in NL waar Schweppes International Limited eigenaar is van het ingeschreven merk „Schweppes”, maar Coca Cola/Atlantic Industries als licentiehoudster zorgt voor de exploitatie ervan. De verwijzende rechter schetst de geschiedenis van de rechtspraak van het HvJEU over de leer van de uitputting van merkrechten. Vanaf het arrest 17 oktober 1990 in de zaak C-10/89 (Hag II) heeft het HvJEU een striktere houding aangenomen ten aanzien van de bescherming van de industriële eigendomsrechten en refereert het aan de herkomstaanduidingsfunctie van het merk. De wil tot afstand van zijn exclusieve recht moet blijken uit een positieve formulering van de toestemming. Hoe dit moet worden uitgedrukt zegt het Hof niet, maar wel wat stilzwijgende toestemming inhoudt. Hiervan is namelijk sprake wanneer de toestemming voortvloeit uit elementen of omstandigheden vóór, tijdens of na het buiten de EER in de handel brengen, waaruit naar het oordeel van de nationale rechter met zekerheid blijkt dat de merkhouder afstand doet van zijn recht om zich tegen het in de handel brengen in de EER te verzetten. Aangezien in deze zaak zich nog andere omstandigheden voordoen (met name door de verknochtheid van de eigenaren) is de verwijzende rechter onzeker over de juiste uitleg van VWEU artikelen 30 en 36, en van de merkenrechtrichtlijnen. Hij stelt de volgende vragen aan het HvJEU:

1) Verzetten artikel 36 [VWEU], artikel 7, lid 1, van richtlijn 2008/95/EG en artikel 15, lid 1, van richtlijn (EU) 2015/2436 zich ertegen dat de eigenaar van een merk in één of meer lidstaten de parallelimport of het in de handel brengen verbiedt van waren die uit een andere lidstaat afkomstig zijn en zijn voorzien van een identiek of nagenoeg identiek merk dat in handen is van een derde, wanneer die eigenaar het beeld heeft bevorderd dat het om één enkel merk gaat, dat wordt geassocieerd met de lidstaat waaruit de waren komen waarvan hij de invoer wil verbieden?

2) Verzetten artikel 36 [VWEU], artikel 7, lid 1, van richtlijn 2008/95/EG en artikel 15, lid 1, van richtlijn (EU) 2015/2436 zich tegen de verkoop van waren onder een merk met algemene bekendheid in de EU, wanneer de eigenaars van de ingeschreven merken in de volledige EER het beeld propageren dat het om één enkel merk gaat, wat bij de gemiddelde consument verwarring schept over de commerciële herkomst van de waren?

3) Staan artikel 36 [VWEU], artikel 7, lid 1, van richtlijn 2008/95/EG en artikel 15, lid 1, van richtlijn (EU) 2015/2436 eraan in de weg dat de eigenaar van identieke of overeenstemmende nationale merken die in verschillende lidstaten zijn ingeschreven, zich verzet tegen de import, in een lidstaat waar hij eigenaar is van het merk, van waren die zijn voorzien van een merk dat gelijk is aan of overeenstemt met het zijne en die komen uit een lidstaat waar hij het merk niet in handen heeft, wanneer hij in ten minste één van de andere lidstaten waar hij het merk in handen heeft, er uitdrukkelijk of stilzwijgend in heeft toegestemd dat diezelfde waren daar worden geïmporteerd?

4) Staan artikel 7, lid 1, van richtlijn 2008/95/EG, artikel 15, lid 1, van richtlijn (EU) 2015/2436 en artikel 36 [VWEU] eraan in de weg dat eigenaar A van een merk X dat in een lidstaat is ingeschreven, zich verzet tegen de import van waren die van dit merk zijn voorzien, wanneer deze waren afkomstig zijn uit een andere lidstaat, waar een merk Y, dat gelijk is aan het merk X, is ingeschreven door eigenaar B, die het in de handel brengt, en:

– tussen beide eigenaars A en B intense commerciële en economische banden bestaan, ofschoon zij, wat de gezamenlijke exploitatie van merk X betreft, als zodanig niet van elkaar afhankelijk zijn;

– beide eigenaars A en B een gecoördineerde merkstrategie voeren, waarbij zij bij het relevante publiek bewust de indruk of het beeld versterken dat het om één enkel merk gaat; of

– tussen beide eigenaars A en B intense commerciële en economische banden bestaan, ofschoon zij, wat de gezamenlijke exploitatie van merk X betreft, als zodanig niet van elkaar afhankelijk zijn, en zij bovendien een gecoördineerde merkstrategie voeren, waarbij zij bij het relevante publiek bewust de indruk of het beeld versterken dat het om één enkel merk gaat?

Aangehaalde (recente) jurisprudentie:

Specifiek beleidsterrein: EZ en VenJ

More information can be found (in Dutch) in this PDF.

Leave Your Brief

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.